(Практичні поради судового експерта щодо визначення суми платежів)

Онищенко Л. А., судовий експерт

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання, вирішення естетичної та декоративної (впливає на зорове сприйняття споживача) сторони виробу.

Згідно з Порядком реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону та заяви особи (власника майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності – промисловий зразок), може відбутися призупинення митного оформлення товару. Норми захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України містить розділ ХІV Митного кодексу України.

Зорове сприйняття споживача зупиняється на упаковці товару, що повинна мати інформацію про споживчі характеристики як товару, так і його виробника.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державним департаментом інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент). Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом. Правова охорона промислового зразка в Україні надається на підставі його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Станом на 1 листопада 2012 року (з 1992 року) Держдепартаментом зареєстровано4 23886 патентів на промислові зразки, серед яких, зокрема, є діючі та такі, що припинили свою чинність.

Наприклад, припинили свою чинність патенти для упаковки, захищені як:

• промисловий зразок «Коробка для торта «Київський» (патент України №11483, власник – Закрите акціонерне товариство «Київська фасувально-картонажна фабрика», дата подання заявки – 15.11.2005 р.);
• промисловий зразок «Коробка для упакування» (патент України №4858, власник – Дочірнє підприємство АТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат», дата подання заявки – 01.02.2001 р.).

В базі даних ДП «Укрпатент» залишаються чинними належні майнові права інтелектуальної власності Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» на:

• промисловий зразок «Коробка для упакування торта «Київський» (патент України №2741, дата подання заявки – 22.10.1998 р.);
• знак для товарів та послуг10 (свідоцтво України №80829, дата подання заявки – 29.03.2005 р.);
• знак для товарів та послуг (свідоцтво України №80829, дата подання заявки – 07.06.2006 р.).

Наведені приклади щодо коробки для упакування торта доводять те, що коли зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок наявності позначення, яке тотожне зареєстрованому знаку для товарів і послуг та права на який виникли до дати подання заявки на промисловий зразок або якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету, такий промисловий зразок не відповідає умовам патентоспроможності.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

При встановленні новизни промислового зразка враховуються всі подані в Україні іншими особами заявки на промислові зразки (окрім відкликаних), а також запатентовані в Україні промислові зразки. При цьому експертиза заявки на промисловий зразок здійснюється за формальними ознаками, оскільки в Україні під час проведення експертизи відповідність промислового зразка умовам патентоспроможності, а саме новизні, не перевіряється. Враховуючи останнє, питання, чи був відомий промисловий зразок до подання заявки на реєстрацію промислового зразка тощо, є одним із основних, що вирішується судовою експертизою.

Треба зазначити, що в більшості країн, які приєднались до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, новизна повинна бути світовою (абсолютною), а не локальною, як в Україні. Згідно з законами Європейського союзу, Канади, Мексики, Бразилії, Аргентини, промисловий зразок не повинен використовуватися ніде в світі до моменту подачі заявки на реєстрацію (або до відповідної пріоритетної дати).

На підставі норм закону від 17.12.2008 р. Україна приєдналася до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, підписаної 8 жовтня 1968 року.

Строк дії патенту України на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Держдепартаменту та може бути продовженим за клопотанням власника патенту, але не більше як на п’ять років.

Патент України на промисловий зразок видається за результатами проведення формальної експертизи під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Відповідно до вітчизняного законодавства, при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без урахування відомостей про подані заявки та зареєстровані знаки для товарів і послуг. Отже, навіть якщо однією з суттєвих ознак промислового зразка є позначення, що тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і послуг, права на який належать іншій особі, а не особі, що подала заявку на промисловий зразок, або зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок використання такого позначення, правові підстави для відмови у видачі патенту відсутні.

Таким чином, норми законодавства України надають можливість розв’язувати спори між власниками патентів на промислові зразки, власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг та власниками незареєстрованих як промислова власність в офіційних державних реєстрах позначень (в т. ч. знаків обслуговування).

Треба зауважити на норми підпункту «а» ст. 11 Директиви Європейського союзу «Про охорону прав на промислові зразки» №98/71 від 13.10.1998 р., якими визначено, що країни-учасниці Європейського союзу можуть передбачати відмову у реєстрації промислового зразка або визнання такої реєстрації недійсною, якщо є факт використання у промисловому зразку товарного знака, права на який у межах Європейського союзу або у межах конкретної країни-учасниці належать особі, яка має право заперечувати проти використання такого знака. Аналогічну норму містить ст. 25 Директиви ЄС «Про зразки дизайну в межах Європейського союзу» №6/2002 від 12.12.2001 р.

Крім того, Директива ЄС «Про охорону прав на промислові зразки» №98/71 від 13.10.1998 р. вимагає, щоб промислові зразки, зареєстровані у країні Європейського союзу, також охоронялись згідно з законом цієї країни про авторське право.

Зазначені норми законодавства свідчать, що промислові зразки, знаходячись на межі мистецтва і промисловості, зазнають двох правових режимів (правова охорона згідно з нормами промислової власності та нормами авторського права).

Протиріччя у виборі форми охорони промислових зразків – авторське право чи право промислової власності, є в законодавстві усіх країн. При цьому ці дві форми охорони промислових зразків можуть бути кумулятивними (теорія елемента мистецтва у Франції), сепаратистськими (США, Італія), проміжними (країни Бенілюкс, Німеччина, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Швейцарія).

Аналіз процедур набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності – промислового зразка і знака для товарів і послуг – показує, що в кожному конкретному випадку заявникові потрібно визначитись щодо форми правової охорони результату його інтелектуальної творчості та промислової діяльності.

Практика свідчить, що об’ємні позначення краще охороняти, як промисловий зразок, якщо форма заявленого об’єкта значною мірою визначається функцією, яку він виконує. Коли ж форма об’ємного позначення насичена декоративними елементами з інтенсивною пластичною розробкою, то краще використовувати охорону, передбачену інститутом товарного знака.

При цьому варто також зважити на основні правові критерії розбіжностей між промисловими зразками та об’ємними знаками для товарів і послуг:

На сьогодні у світі не існує єдиної точки зору щодо правової охорони промислових зразків та того, що відрізняє їх від інших об’єктів права інтелектуальної власності (патентного та авторського права, права товарних знаків).

Законодавство ряду країн забороняє реєстрацію засобів упаковки в якості товарних знаків (Аргентина, Бразилія, Японія та деякі інші). В Україні засоби упаковки можна реєструвати і як знаки для товарів і послуг, і як промислові зразки. Кожний із правових інститутів має свої переваги (як правовий засіб охорони). Наприклад, новизна знака для товарів і послуг обмежується територією України, а промислового зразка – всього світу.

Відповідно, аби упевнитись в тому, що промисловий зразок є новим, має бути проведено патентний пошук з урахуванням того, що охоронятися можуть:

• загальний зовнішній вигляд виробу;
• самостійні елементи зовнішнього оформлення;
• зовнішній вигляд окремих частин;
• зовнішній вигляд (елементи оформлення) внутрішніх частин (деталей) виробу, які видно при звичайному використанні об’єкта.

Перелік держав пошуку має охопити низку офіційних бюлетенів, зокрема:

Представлена таблиця пояснює, чому патент України на промисловий зразок видається за результатами проведення формальної експертизи під відповідальність його власника.

Гарантією чинності патенту на промисловий зразок може бути звіт про патентні дослідження, складений ДП «Укрпатент» на підставі Порядку надання платних послуг, затвердженого Наказом ДП «Укрпатент» від 27.12.2006 р. №85 (в редакції від 03.08.2012 р. №209). Так, вартість за:

• опрацювання замовлення (визначення інструментів) впродовж одного дня складе 504,00 грн;
• тематичний пошук за узгодженими з замовником групами (МПК, КВЕД, підприємство тощо) за один предмет пошуку – 4020,00 грн;
• попередній аналіз (за один день) відібраних даних (створення відповідних угруповань; розподіл за роками, регіонами, органами державного управління, підприємствами тощо) – 504,00 грн;
• складання звіту про пошук – 504,00 грн.

Також гарантією чинності патенту на промисловий зразок може бути звіт про патентні дослідження, складений філією ДП «Укрпатент» «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг». При цьому вартість послуг, пов’язаних із патентним дослідженням зовнішнього вигляду об’єкта права промислової власності й об’єкта господарської діяльності, складе за:

• опрацювання одного замовлення − 180,00 грн;
• інформаційний пошук (одна держава, один рік, один клас) − 120,00 грн (п’ятнадцять робочих днів) і 480,00 грн (п’ять робочих днів);
• порівняльний аналіз зовнішнього вигляду запатентованих промислових зразків та об’єкта досліджень (один варіант) − 2520,00 грн; кожний наступний варіант – 1260,00 грн;
• складання звіту − 600,00 грн.

Охорону промислового зразка в інших країнах можна одержати шляхом:

• подачі заявки до відомства держави, у якій заявник бажає отримати охорону промислового зразка згідно із законодавством цієї країни;
• одержання правової охорони промислового зразка в іноземних державах відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (далі – Гаазька угода), яка дозволяє зареєструвати промисловий зразок у кількох державах-учасницях Гаазької угоди шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ). Відповідно до положень Гаазької угоди, така заявка подається самим заявником (або його представником) безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.

За подання міжнародної заявки потрібно сплачувати Міжнародному бюро ВОІВ три різновиди мита:

• основне мито;
• звичайне мито за зазначення по відношенню до кожної зазначеної договірної сторони, яке, у свою чергу, диференційоване та має три рівні (залежно від зазначення тієї чи іншої договірної сторони, яка зробила відповідну заяву щодо належності до другого або третього рівнів мит);
• індивідуальне мито за зазначення по відношенню до кожної з тих зазначених заявником договірних сторін, які зробили відповідну заяву про те, що звичайне мито за зазначення заміняється на індивідуальне мито за зазначення, розмір якого вказується в заяві.

Сплачуючи мито на стадії подання міжнародної заявки, слід вказати призначення платежу разом з інформацією, яка дозволяє ідентифікувати заявку, найменування заявника та промисловий зразок, до якого відноситься платіж. Розміри та різновиди мит, які сплачуються, вказані в переліку розмірів мита (Schedule of Fees), розміщеному на веб-сайті ВОІВ.

Промислові зразки можуть бути об’ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). Ознака промислового зразка належить до суттєвої, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака (п. 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок).

Основним документом, що містить усю інформацію про заявлений промисловий зразок та який дозволяє виявити всі суттєві ознаки виробу, встановити їх сукупність і таким чином визначити обсяг правової охорони, що надається промисловим зразком, є зображення зовнішнього вигляду виробу.

Замість зображень виробу можуть бути подані зображення його макета або малюнка, а також зображення виробу, виконане будь-яким способом (наприклад, засобами комп’ютерної графіки).

При цьому головною вимогою, що пред’являється до зображень як виробу, так і його макета чи малюнка, є наступна: зображення (комплект зображень) повинні давати повне, детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, що заявляється в якості промислового зразка, яке дає змогу виявити всі суттєві ознаки.

Юридичне (правове) «навантаження» несе на собі лише зображення (комплект зображень) промислового зразка, що дозволяє виявити суттєві ознаки промислового зразка, встановити їх сукупність. Тоді як опис промислового зразка не має цього юридичного (правового) «навантаження» і використовується лише для тлумачення ознак промислового зразка.

Суттєвість тієї чи іншої ознаки виробу визначається її участю у створенні зорового образу виробу, в наданні виробу властивостей, які дозволяють візуально відрізнити його від низки аналогічних виробів. Одночасно поділ на суттєві та несуттєві ознаки є умовним. Ті ж самі ознаки в одному випадку можуть бути важливими, а в іншому – ні.

Промислові зразки бувають тривимірними, двовимірними або такими, що характеризуються загальними ознаками61, властивими як для тривимірних, так і для двовимірних промислових зразків.

Отже, суттєвими ознаками промислового зразка можуть бути:

• образне вирішення виробу;
• склад і кількість основних композиційних елементів;
• форма виробу в цілому і/або форма його частини (об’ємна характеристика, абрис, силуети);
• взаємне розташування елементів (композиційне, компонувальне рішення);
• пластичне рішення виробу (його елементів);
• колірне вирішення;
• декоративне опрацювання;
• матеріал.

Наприклад, у зовнішньому вигляді виробів, які відносяться до друкованої продукції, можуть бути використані суттєві ознаки, що, зокрема, відображають:

• композиційну побудову;
• пророблення графічних елементів, образотворчих мотивів, орнаменту;
• розташування та виконання шрифтової графіки (без урахування смислового та/або фонетичного змісту написів);
• колірне рішення тощо.

Тобто суттєві ознаки – це ознаки, кожна з яких є необхідною, а в сукупності вони є достатніми для утворення конкретного зорового образу виробу.

Несуттєвими вважаються ознаки, що не впливають на формування зовнішнього вигляду виробу, або не виявляють сутність виробу, що заявляється у якості промислового зразка, або не впливають на властивості виробу та його функції.

При описуванні суттєвих ознак у заявці на промисловий зразок заявник має детально розкрити суть промислового зразка, в т. ч. посилаючись на креслення загального вигляду та/або компонувальну схему, конфекційну карту, ергономічну схему та інші матеріали, що пояснюють суть промислового зразка.

При описуванні промислового зразка, що являє собою комплект (набір) виробів, мають зазначатися всі вироби, які входять до складу (комплекту) та виконують функції, що реалізують загальне призначення та можливість їх комплексного використання у комплекті (наборі). При цьому, крім ознак, що є загальними для всіх виробів комплекту (набору), слід указувати ознаки, які характеризують особливості окремих виробів.

При описуванні промислового зразка, що передбачає варіанти виконання, має бути повністю розкрито сукупність суттєвих ознак основного з варіантів, а розкриття суті кожного з інших варіантів здійснюється шляхом описування тих ознак, які відрізняють кожний інший варіант від основного.

При описуванні виробів, що можуть трансформуватися і зовнішній вигляд яких може визначатися двома станами – закритими (складеними) і відкритими (наприклад, шафи, холодильники), мають бути розкрити суттєві ознаки, що характеризують як зовнішній, так і внутрішній вигляд (внутрішній об’єм) виробу.

Якщо колір (кольори) є суттєвою ознакою промислового зразка, то він (вони) має (мають) бути чітко зазначений (зазначені) в розділі «Суть і суттєві ознаки промислового зразка» заявки.

Для підтвердження наявних ергономічних особливостей при описі необхідно охарактеризувати використання виробу стосовно людини, взаємодії найбільш важливих композиційних елементів, вузлів і деталей зовнішнього вигляду виробу для розкриття особливостей взаємозв’язку людини і виробу.

Під час складання опису промислового зразка має бути збережена термінологія. Тобто одні й ті самі ознаки повинні називатися однаково, а не у вигляді альтернативних понять, що характеризують різні форми його реалізації.

Станом на 31 липня 2012 року до Переліку об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, згідно з Листом Державної митної служби, було включено 477 об’єктів права інтелектуальної власності, серед яких і об’ємні знаки для товарів та послуг, і промислові зразки.

Станом на 18 жовтня 2012 року кількість об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру63, збільшилась до 545.

Питання про розмір звичайної ціни винагороди власнику майнових прав на промисловий зразок, наявний у митному реєстрі, вирішується судовою експертизою з урахуванням деяких положень, розглянутих вище.

Проведення судової експертизи проводиться за умови, що декларант (товари якого призупинені митним органом для митного оформлення) та власник майнових прав на промисловий зразок (наявний в митному реєстрі) є резидентами України.

На першому етапі дослідження судовий експерт, спираючись на матеріали справи, досліджує сплату щорічного мита за підтримку чинності патенту на промисловий зразок.

Одночасно вивчає матеріали справи (журнал судового засідання, протокол судового засідання, ухвала тощо), факти про наявність або відсутність визнання патенту на промисловий зразок (внесений до митного реєстру) чи його частини недійсними на дату судового позову.

У разі відсутності сплати щорічного мита за підтримку чинності патенту на промисловий зразок, внесений до митного реєстру, та спливу шести місяців від дати, на яку таке мито мало бути сплачено, судовий експерт складає повідомлення про неможливість надання висновку.

Якщо мито за підтримку чинності патенту на промисловий зразок, внесений до митного реєстру, сплачено своєчасно та в повному обсязі та якщо на дату судового позову промисловий зразок, внесений до митного реєстру, чи його частини є дійсними, судовий експерт продовжує судове дослідження.

На другому етапі дослідження проводиться співставлення реквізитів документів і термінів «ідентифікаційний код», «місцезнаходження», «назва юридичної особи», «види діяльності за КВЕД», «класи Локарнської класифікації», «пріоритет».

Так, реквізити «місцезнаходження» та «назва юридичної особи», вказані у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, яка є власником майнових прав на промисловий зразок, наявний у митному реєстрі, мають співпадати з реквізитами «місцезнаходження» та «назва юридичної особи», що зазначені у Патенті України на промисловий зразок.

Реквізити документів, які надані експерту, співставляються з відомостями про видачу патентів на промислові зразки, починаючи з №1 офіційного бюлетеня «Промислова власність» Державного підприємства «Укрпатент» (далі – офіційний бюлетень) за 1993 рік.

Датою публікації відомостей про видачу патенту на промисловий зразок є дата публікації бюлетеня, вказана на його титульній сторінці.

Відомості щодо промислових зразків надавались у таких розділах офіційного бюлетеня:

• «Публікація відомостей про патенти на промислові зразки, які внесені до Державного реєстру промислових зразків України» (з №1 за 1993 рік по №4 за 1994 рік);
• «Реєстрація ліцензійних договорів та договорів про передачу права на патенти на промислові зразки» (з №4 за 1994 рік).

Починаючи з офіційного бюлетеня «Промислова власність» №5 за 1994 рік, у розділі «Публікація відомостей про видачу патентів України на промислові зразки», з №8 за 2001 рік – у розділі «Відомості про видачу патентів України на промислові зразки».

У розділі «Публікацій про видачу…» під названими кодами слід розуміти наступні відомості:

(10) – вид та номер охоронного документа СРСР;
(11) – номер охоронного документа;
(15) – дата реєстрації;
(20) – номер та дата подання до Держдепартаменту заявки, раніше поданої в Патентне відомство СРСР;
(21) – номер заявки;
(22) – дата подання заявки;
(23) – дані про виставковий пріоритет;
(28) – кількість заявлених варіантів;
(31) – номер попередньої заявки в державі − учасниці Паризької конвенції;
(32) – дата подання попередньої заявки в державі − учасниці Паризької конвенції;
(33) – код держави − учасниці Паризької конвенції, в яку подана попередня заявка;
(51) – індекс(и) Міжнародної класифікації промислових зразків69 (далі – МКПЗ);
(54) – назва промислового зразка;
(55) – зображення промислового зразка та вказівка відносно кольорів70;
(62) – номер і дата подання попередньої заявки до Держдепартаменту України;
(71) – заявник(и), його (їх) адреса та код держави;
(72) – автор(и);
(73) – власник(и), його (їх) адреса та код держави.

Починаючи з №11 офіційного бюлетеня «Промислова власність» за 2004 рік, удосконалено склад та форму подання відомостей про видачу патентів України на промислові зразки із включенням усіх видів зображень, занесених до Державного реєстру.

Крім того, стосовно зміни правового статусу патентів на промислові зразки у підрозділі «Промислові зразки» розділу «Сповіщення» бюлетеня «Промислова власність» публікують відомості щодо:

• продовження строку дії патенту на промисловий зразок;
• припинення дії патенту на промисловий зразок у зв’язку із закінченням строку дії;
• припинення дії патенту на промисловий зразок на підставі заяви власника повністю;
• припинення дії патенту на промисловий зразок у разі несплати річного збору;
• визнання патенту на промисловий зразок недійсним за рішенням суду повністю;
• заява власника патенту про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка;
• передача права власності на промисловий зразок;
• видача ліцензії на використання промислового зразка;
• дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін;
• зміни, що внесені у відомості про видачу ліцензії на використання промислового зразка тощо.

Співставлення документів і реквізитів «види діяльності за КВЕД» враховує положення Наказу №457 від 11.10.2010 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
При співставленні документів і реквізитів «пріоритет» враховується інформація щодо дати подання заявки (22), даних про виставковий пріоритет (23), даних щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції (31), дати подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (32).

На третьому етапі експертного дослідження звертається увага на наявність або відсутність співставлення реквізитів документів і термінів «ідентифікаційний код», «місцезнаходження», «назва юридичної особи», «види діяльності за КВЕД», «класи Локарнської класифікації», «пріоритет» у звіті про патентні дослідження та/або у патентному формулярі, які мають бути надані суду правовласником майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, внесений до митного реєстру згідно з нормами Інструкції з експертизи об’єктів техніки на патентну чистоту.

Так, нормами п. 1.1.2. Інструкції з експертизи об’єктів техніки на патентну чистоту (далі – Інструкція з експертизи) передбачено, що патентна чистота – це юридична властивість об’єкта, яка полягає в тому, що він може бути вільно використаний у даній країні без небезпеки порушення діючих на її території патентів виключного права, що належить третім особам. Крім того, об’єкти (промислові зразки) не повинні порушувати зареєстровані винаходи, корисні моделі, товарні знаки, а також фірмові найменування та вказівки про походження товарів.

До порушення патенту (п. 1.1.3. Інструкції з експертизи) може привести реалізація, експонування або пропозиція до продажу на території країни тільки конкретного матеріального об’єкта (устрою, способу, речовини). При цьому загальноприйнятим є поширення поняття «патентна чистота» і на технічну документацію (стандарти, технологічна документація тощо), за якою випускається або буде випускатися конкретний матеріальний об’єкт.

Патентна чистота є поняттям відносним, тобто визначається тільки стосовно конкретних країн і лише на певну дату. Це пов’язане з територіальною і тимчасовою дією патентів. Об’єкт, що володіє патентною чистотою відносно ряду країн, де він підпадає під діючі там патенти, може разом із тим мати патентну чистоту стосовно всіх інших країн, де таких патентів немає. Той же об’єкт з перебігом часу може мати патентну чистоту у відношенні всіх інших країн, де таких патентів немає. Згодом той же об’єкт також може мати патентну чистоту й відносно країн, де втратять чинність (у зв’язку із закінченням терміну дії або з інших причин) патенти, під дію яких він підпадав раніше.

Експертиза на патентну чистоту у звіті про патентні дослідження та патентному формулярі встановлює можливість реалізації (використання) даного об’єкта в певній країні або групі країн і визначає заходи, що забезпечують цю реалізацію без порушення майнових прав третіх осіб – власників патентів.

При проведенні експертизи на патентну чистоту має бути дотримано три аспекти: правовий (юридичний), технічний (інженерний) і економічний.

У країнах, де охорона промислового зразка здійснюється за принципом патентного права, встановлення факту використання промислового зразка чи порушення прав на зразок проводять у звіті про патентні дослідження шляхом порівняння зовнішнього вигляду досліджуваного об’єкта з виявленим запатентованим зразком.

Порівняння у звіті про патентні дослідження проводять виходячи з того, що порушенням патенту (свідоцтва) на промисловий зразок визначається введення в господарський обіг виробу, який може бути не зовсім ідентичним зареєстрованому зразку, але справляє на споживача враження аналогії з цим зразком і таким чином може ввести його в оману щодо виробника даного виробу. У такому разі не надається значення тому, чи має місце запозичення (копіювання), чи об’єктивний (випадковий) збіг. Тому при порівнянні звертається увага на не повний збіг усіх ознак зовнішнього оформлення об’єкта чи його частин з аналогічними елементами зареєстрованого зразка, а лише на однакове їх зорове сприйняття пересічною особою.

Наприклад, відповідно до існуючої практики у США та інших країнах з охороною промислових зразків за принципом патентного права, під час виникнення спору про порушення прав порівняння зареєстрованого зразка з контрафактним виробом здійснюється їх показом по черзі (а не одночасно). В одному із судових рішень зазначалось, що «око є єдиним суддею».

Для вирішення питання про те, підпадає чи ні зовнішній вигляд досліджуваного об’єкта під дію виявленого патенту на промисловий зразок, слід мати на увазі, що зареєстрований зразок є цілісним, неподільним об’єктом і не повинен розглядатись як сукупність його окремих частин. Виходячи з цього, використання лише окремих елементів зовнішнього оформлення зареєстрованого промислового зразка не визнається порушенням патенту. Лише у випадку, коли використана частина зареєстрованого зразка має самостійну правову охорону, тобто на неї видано самостійний патент, відбувається порушення.

Для країн з охороною промислових зразків за нормами авторського права підхід до встановлення факту порушення зовсім інший.

Як правило, порівняння з зареєстрованим зразком не здійснюють. Достатньо обмежитись встановленням двох фактів:

• копіювання досліджуваного об’єкта із зарубіжного зразка;
• захищеність досліджуваного об’єкта в країні чинним охоронним документом або державною реєстрацією.

Якщо обидва вищезазначені факти присутні, то досліджуваний об’єкт порушує права власника промислового зразка в даній країні. У такому випадку слід мати на увазі, що за існуючою практикою, якщо дані про зовнішній вигляд зразка не були опубліковані (в проспекті, каталозі) і не були оприлюднені шляхом експонування, продажу тощо, то у випадку конфлікту позивач повинен довести недобросовісність відповідача (факт запозичення), а якщо публікація була, то доказ своєї невинності (відсутність запозичення) покладається вже на відповідача.

Від дослідження порушення прав стосовно країн з охороною промислових зразків за принципом авторського права можна відмовитись за умови, якщо відомо, що зразок не скопійовано, а обсяг конкретної поставки в дану країну, з урахуван­ням попереднього обсягу поставок, невеликий і її вартість не перевищує $150-200 тис., а також з урахуванням того, що з поставками, які проводились впродовж декількох попередніх років, конфліктів не було.

В разі відсутності в матеріалах справи звіту про патентні дослідження та патентного формуляра щодо промислового зразка, наявного в митному реєстрі, судовий експерт, керуючись Інформаційним листом Вищого господарського суду України №01-8/1516 від 10.07.2006 р., подає клопотання до суду для отримання даних, які будуть встановлені експертом, атестованим за спеціальністю 13.4 «Дослідження, пов’язані з охороною прав на промислові зразки», в ході вирішення ним наступних питань:

1. Чи існує ймовірність сплутування товару (промислового виробу) декларанта, зупиненого для митного контролю, з промисловим зразком, внесеним до митного реєстру?
2. Чи є сукупність суттєвих ознак промислового зразка, внесеного до митного реєстру, загальновідомою у світі до дати подання на нього заявки?
3. Чи використані у товарі (промисловому виробі) декларанта, зупиненого для митного контролю, усі суттєві ознаки промислового зразка, внесеного до митного реєстру?
4. Чи зазначені у комплекті технічної документації на товар (промисловий виріб) декларанта, зупиненого для митного контролю, усі суттєві ознаки промислового зразка, внесеного до митного реєстру?
5. Чи включені до переліку суттєвих ознак промислового зразка, внесеного до митного реєстру, інші об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України?
6. Чи включені до переліку суттєвих ознак промислового зразка, внесеного до митного реєстру, інші об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території країн – членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності?
7. Чи включені до переліку суттєвих ознак промислового зразка, внесеного до митного реєстру, ознаки, що не підлягають правовій охороні на території України?
8. Чи включені до переліку суттєвих ознак промислового зразка, внесеного до митного реєстру, ознаки, що не підлягають правовій охороні на території країн – членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності?
9. Чи включені до переліку суттєвих ознак промислового зразка, внесеного до митного реєстру, ознаки, яких не було у поданій заявці?

У випадку надання категоричних відповідей цим експертом на зазначені питання не на користь власника майнових прав на промисловий зразок (внесений до митного реєстру) та відповідної ухвали суду, судовий експерт (за спеціальністю 13.9) складає повідомлення про неможливість надання висновку.

У випадку ймовірних відповідей на вищезазначені питання або їх частини на користь власника майнових прав на промисловий зразок (внесений до митного реєстру) та відсутності відповідної ухвали суду щодо незгоди з висновками експерта, судовий експерт (за спеціальністю 13.9) має продовжити дослідження та надати висновок.

На четвертому етапі експертного дослідження проводиться співставлення норм ст.ст. 144, 155 та 490 Цивільного кодексу України та показників балансів власника майнових прав на промисловий зразок (внесений до митного реєстру), складених на останню річну дату та останню звітну дату, що передує даті зупинення товару декларанта.

Враховуючи вимоги вказаних статей та відомості з Балансу власника майнових прав на промисловий зразок (внесений до митного реєстру), складеного на останню річну дату, експертом проводиться співставлення показників Балансу «Статутний капітал» (рядок 300) та «Власний капітал» (рядок 380).

На п’ятому етапі досліджуються норми визначення «звичайної ціни винагороди».

Враховуючи вимоги ст.ст.7 та 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. №3688, при процедурах визначення «звичайної ціни винагороди» власника майнових прав на промисловий зразок (наявний у митному реєстрі) судовий експерт, з огляду на матеріали справи (журнал судового засідання, протокол судового засідання, ухвала тощо), досліджує наявність:

• письмової угоди між авторами (код заявки (72), які створили промисловий зразок спільною працею;
• письмового договору роботодавця (власника майнових прав на промисловий зразок, внесений до митного реєстру) з автором (авторами);
• факту виплати винагороди автору (авторам) роботодавцем (власником майнових прав на промисловий зразок, внесений до митного реєстру) відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка, згідно з умовами письмового договору роботодавця (власника майнових прав на промисловий зразок, внесений до митного реєстру) з автором (авторами);
• судового спору (спорів) щодо умов одержання винагороди автором (авторами) від роботодавця (власника майнових прав на промисловий зразок, внесений до митного реєстру);
• судового спору (спорів) про авторство на промисловий зразок, внесений до митного реєстру;
• судового спору (спорів) про встановлення власника патенту на промисловий зразок, внесений до митного реєстру;
• судового спору (спорів) про право попереднього користування на промисловий зразок, внесений до митного реєстру.

При проведенні експертизи також враховуються норми ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Одночасно в дослідницькій частині висновку судовий експерт має право звернути увагу суду на норми пп. «г» п. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до яких замість відшкодування збитків або стягнення доходу на користь автора (авторів) патенту на промисловий зразок, внесений до митного реєстру, може бути виплачено компенсацію у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат.

На шостому етапі експерт досліджує базу та ставку роялті для:

• договору, який пропонує декларанту товару (зупиненого митниками) власник майнових прав на промисловий зразок, внесений до митного реєстру;
• визначення суми винагороди власника майнових прав на промисловий зразок, внесений до митного реєстру.

На сьомому етапі дослідження судовий експерт на підставі вищевикладених етапів оціночних процедур:

• проводить арифметичні розрахунки для кожного періоду виплати винагороди в межах дат договору, який пропонує декларанту товару (зупиненого митниками) власник промислового зразка, внесеного до митного реєстру;
• надає висновки.

 

За матеріалами сайту "Незалежний АУДИТОР"