Онищенко Л. А., судовий експерт

На другому етапі експертного дослідження звертається увага на наявність або відсутність співставлення реквізитів документів та термінів «ідентифікаційний код», «місце­знаходження», «назва юридичної особи», «види діяльності за КВЕД», «класи Ніццької класифікації», «пріоритет» у звіті про патентні дослідження та/або патентному формулярі, які мають бути надані суду правовласником майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, внесену до митного реєс­тру згідно з нормами Інструкції з експертизи.

Так, нормами п. 4.3.5. Інструкції з експертизи передбачено, що перевірці на патентну чистоту відносно товарних знаків підлягають усі промислові вироби, позначені товарними знаками й іншими видами маркування або позначеннями, що містяться як на самому виробі, так і на пакуванні, незалежно від того, чи зазнали ці вироби перевірку на патентну чистоту у відношенні інших видів промислової власності. Крім того, перевірці підлягає службова технічна документація, рекламні й інші матеріали (наприклад, ділові папери), якщо на них нанесено товарний знак.

В разі відсутності в матеріалах справи звіту про патентні дослідження та патентного формуляра щодо торговельної марки, наявної в митному реєстрі, судовий експерт, керуючись Інформаційним листом Вищого господарського суду України №01-8/1516 від 10.07.2006 р., має подати клопотання до суду з приводу відповіді на питання:

1. Чи існує ймовірність сплутування позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, з торговельною маркою (внесеною до митного реєстру) у разі їх використання для однорідних товарів?
2. Чи є порівнювані позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, і торговельна марка (внесена до митного реєстру) тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати?
3. Чи складається торговельна марка (внесена до митного реєстру) лише з позначень, які не мають розрізняльної здатності (вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, на місце і час їх виготовлення або збуту тощо)?
4. Чи містить торговельна марка (внесена до митного реєстру) елементи, що не охороняються?
5. Чи має словесне позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, як частина торговельної марки (внесеної до митного реєстру), розрізняльну здатність для товарів класу або класів МКТП, зазначених у публікації про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг або в інформації про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні?
6. Чи мають зображувальні позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, як частина торговельної марки (внесеної до митного реєстру), розрізняльну здатність для товарів класу або класів МКТП, зазначених у публікації про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг або в інформації про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєс­трацію знаків, яким надана охорона в Україні?
7. Чи містить комерційне (фірмове) найменування на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, позначення, схоже з торговельною маркою (внесеною до митного реєстру) настільки, що таке позначення і знак можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?
8. Чи є позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, загальновживаним як позначення товарів або послуг певного виду?
9. Чи має позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, ознаки, які характеризують його як кваліфіковане зазначення походження товарів?
10. Чи збігається словесне позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, з фірмовим найменуванням, що відоме в Україні?
11. Чи є словесне позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, домінуючим елементом торговельної марки (внесеної до митного реєстру)?
12. Чи має торговельна марка (внесена до митного реєстру) внаслідок її використання на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, розрізняльну здатність для позначення продукції, що виробляється підприємством, яке є власником майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру)?
13. Чи перетворилася у процесі використання торговельна марка (внесена до митного реєстру) на позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг?
14. Чи є зображувальна та/або словесна частина торговельної марки (внесеної до митного реєстру) загальновживаною для позначення товару певного виду?
15. Чи може торговельна марка (внесена до митного реєстру) ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу щодо товарів класу або класів МКТП, зазначених у публікації про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг або в інформації про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні?
16. Чи є застосування позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, та/або на упаковках товару і документах декларанта, використанням торговельної марки (внесеної до митного реєстру)?
17. Чи є позначення на товарі декларанта, зупиненого для митного контролю, схожим з торговельною маркою (внесеною до митного реєстру) настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка надає послуги або виробляє товари з використанням цього позначення?

Необхідність дослідження вищезазначених питань та винесення за ними окремої ухвали суду судовий експерт має поставити у клопотанні до суду в разі, коли звіт про патентні дослідження та патентний формуляр, складені щодо торговельної марки, наявної в митному реєстрі, не містять подібного дослідження та висновків.

Відповіді (висновки) на вищезазначені питання має скласти атестований судовий експерт за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

В дослідницький частині виснов­ку судовий експерт, атестований за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», може лише звернути увагу суду на норми п. 4.3.13. Інструкції з експертизи.

Так, зіставлення маркування з охоронюваним товарним знаком ведеться як для знака в цілому, так і по окремих його елементах. При цьому головним критерієм є не точний збіг знака, що перевіряється (або іншого елемента маркування) з охоронюваним, а їх загальна подіб­ність, яка може створити у звичайного покупця враження про ідентичність порівнюваних знаків і, отже, увести його в оману щодо виробника даного товару. У випадку розгляду в суді позову про порушення права на товарний знак, як правило, порушенням зізнається додавання до охоронюваного знака нових елементів, переклад словесного знака (або словесного елемента комбінованого знака) на іншу мову, несуттєві зміни елементів знака (у тому числі слів) і введення інших відмінностей, якщо вони виключають спільні враження від охоронюваного та контрафактного знаків.

Водночас у випадку категоричних висновків судового експерта (за спеціальністю 13.6) щодо всіх поставлених з вищезазначених питань не на користь власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) та відповідної ухвали суду, судовий експерт (за спеціальністю 13.9) має скласти повідомлення про неможливість надання висновку.

У випадку ймовірності висновків судового експерта (за спеціальністю 13.6) щодо всіх або частини поставлених з вищезазначених питань на користь власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) та відсутності відповідної ухвали суду, судовий експерт (за спеціальністю 13.9) має продовжити дослідження та надати висновок.

На третьому етапі експертного дослідження проводиться співставлення норм та показників балансів власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складених на останню річну дату та останню звітну дату, що передує даті зупинення товару декларанта.

Враховуючи вимоги ст.ст. 144, 155 та 490 Цивільного кодексу України та відомості з балансу власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складеного на останню річну дату, експертом має бути проведено співставлення показників «Статутний капітал» (рядок 300) та «Власний капітал» (рядок 380).

Співставлення вищезазначених показників має бути проведено з урахуванням норм п. 30 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» №13 від 24.10.2008 р., норм Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №6610 від 09.08.2005 р. щодо «чистих активів» та норм Листа Міністерства юстиції України про визнання договорів нікчемними №1022-0-1-08-19 від 30.10.2008 р.

Для проведення процедур співставлення показників балансів власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) попередньо судовий експерт має звернутися до суду з клопотанням надати йому на дослідження:

• положення Про облікову політику, складене власником майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) відповідно до норм п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і діюче на останню річну дату та останню звітну дату, що передує даті зупинення товару декларанта;
• баланси та звіти про фінансові результати власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складені станом на останню річну дату та останню звітну дату, що передує даті зупинення товару декларанта;
• відомості результатів інвентаризації та акти контрольної інвентаризації власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складені для відображення вартості нематеріальних активів станом на останню річну дату, що передує даті зупинення товару декларанта відповідно до норм Наказу Міністерства фінансів України «Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» №69 від 11.08.1994 р., зареєстрованого Міністерством юстиції України за №202/412 від 26.08. 1994 р.;
• форму НА-1 «Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», форму НА-2 «Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», форму НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», складені щодо торговельної марки (внесеної до митного реєстру) за період від прийняття рішення про видачу Свідоцтва України на торговельну марку (внесену до митного реєстру) або прийняття рішення про знак, якому надана охорона в Україні та який зареєстрований відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
• форму НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», складену станом на останню річну дату, що передує даті зупинення товару декларанта.

При проведенні співставлення норм та показників балансів власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складених на останню річну дату та останню звітну дату, що передує даті зупинення товару декларанта, судовий експерт має враху­вати, що:

• придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних із його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена;
• бухгалтерський облік нематеріальних активів (в т.ч. права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) ведеться по групах щодо кожного об’єкта, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
• придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю;
• первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу; якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду;
• первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну;
• первісною вартістю без­оплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням фінансових витрат, що не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»);
• первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням фінансових витрат, що не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»);
• підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі пере­оцінки окремого об’єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку);
• переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об’єкти якої вже зазнали пере­оцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Отже, підсумовуючи результати співставлення показників балансів власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), судовий експерт у дослідни­цькій частині висновку має право звернути увагу суду на:

• відсутність правоздатності власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), якщо станом на початок періоду та на кінець періоду показники балансу «Статутний капітал» (рядок 300) є більшими від показника «Власний капітал» (рядок 380) на останню річну дату, що передує даті зупинення товару декларанта;
• відсутність правоздатності власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), якщо станом на початок періоду та на кінець періоду показник балансу «Власний капітал» (рядок 380) є від’ємним на останню річну дату, що передує даті зупинення товару декларанта;
• те, що у балансах власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складених на останню річну дату та останню звітну дату, що передує даті зупинення товару декларанта, майнові права на торговельну марку (внесену до митного реєстру) відображені за первісною вартістю, а не за справедливою вартістю;
• відсутність переоцінки за справедливою вартістю майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), що є фактом визнання власником майнових прав, відсутність активного ринку, пов’язаного з використанням прав на цю торговельну марку.

На четвертому етапі досліджуються норми визначення «звичайної ціни винагороди».

Так, стосовно випадків застосування звичайних цін судовий експерт має врахувати норми Методичних рекомендацій щодо алгоритму визначення звичайної ціни продукції (товарів) при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а саме те, що:

• при перевірці звітних податкових періодів до 1 квітня 2011 року застосовується п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.1997 р., відповідно до якого дохід, отриманий платником податку від зовнішньоекономічних операцій, визначається відповідно до договірних цін, але не менших за звичайні ціни на відповідні товари, що діяли на дату такого продажу;
• при перевірці звітних податкових періодів після 1 квітня 2011 року застосовується п. 153.2 ст. 153 розділу III Кодексу, відповідно до якого дохід, отриманий платником податку від зовнішньоекономічних операцій, визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на відповідні товари, що діяли на дату такого продажу, у разі якщо договірна ціна на такі товари відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари;
• фактори, які визначають порівнянність, стосуються фізичних особливостей майна (матеріальних активів);
• для визначення звичайної ціни продажу продукції (товарів) на світових товарних ринках може використовуватись інформація результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проведена відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Крім вищезазначеного щодо застосування звичайних цін, судовий експерт має врахувати норми п. 4 Постанови Національного банку №597 від 30.12.2003 р. «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями», а саме те, що підставою для проведення операцій з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або зарахування заборгованості за такою оплатою в разі проведення заліку зустрічних однорідних вимог, якщо загальна вартість прав інтелектуальної власності за договором перевищує 100 тис. євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору, є акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контракт­них цін на права інтелектуальної власності, що є предметом договору.

Для отримання акта цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків резиденти повинні подати до центру письмову заяву. До заяви додають засвідчену резидентом копію договору з додатками, включаючи специфікації та детальну калькуляцію витрат. До заяви варто також додати матеріали, які сприятимуть експертам у визначенні рівня цін на послуги, що є предметом договору (прайс-листи, цінові та рекламні каталоги тощо). Це прискорить видання акта. Видається акт на платній основі, в середньому ця процедура займає сім робочих днів.

Щодо застосування звичайних цін, судовий експерт має також врахувати норми Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями» №1409 від 29.12.2007 р.

Одночасно з метою обґрунтування оціночних процедур експертом має бути враховано вимоги ст. 632 Цивільного кодексу України, а саме:

«1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, визначених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.
3. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.
4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи зі звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору».

Отже, враховуючи відсутність наданих на дослідження матеріалів, експерт має подати до суду клопотання щодо витребування у:

• Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків акта або актів цінової експертизи відносно встановлення звичайної ціни винагороди за використання майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складених у період від дати прийняття рішення про видачу Свідоцтва України на торговельну марку (внесену до митного реєстру) або прийняття рішення про знак, якому надана охорона в Україні та який зареєстрований відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, до дати зупинення товару декларанта;
• власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) інформації результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проведена відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» відносно встановлення звичайної ціни винагороди за використання майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), складену у період від дати прийняття рішення про видачу Свідоцтва України на торговельну марку (внесену до митного реєстру) або прийняття рішення про знак, якому надана охорона в Україні та який зареєстрований відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєс­трацію знаків до дати зупинення товару декларанта.

На підставі методу нормативного співставлення та аналізу в процесі подальшого дослідження експертом має бути прийнято до уваги те, що відсутність акта цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків; інформації результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» відносно встановлення звичайної ціни винагороди за використання майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру); пере­оцінки за справедливою вартістю майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) є фактами визнання власником майнових прав відсутності активного ринку, пов’язаного з використанням прав на цю торговельну марку.

У такому разі судовий експерт, враховуючи «Положення про облікову політику», складене власником майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру), відповідно до норм п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», має право зробити висновок про те, що звичайна ціна винагороди за використання майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) є первісною вартістю нематеріального активу, відображеною в балансі власника майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) на останню звітну дату.

У випадку коли для проведення експертного дослідження надано: акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків; інформацію результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проведена відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» відносно встановлення звичайної ціни винагороди за використання майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру); інформацію та документи про пере­оцінку за справедливою вартістю майнових прав на торговельну марку (внесену до митного реєстру) – судовий експерт проводить подальше дослідження.

Так, на п’ятому етапі експерт досліджує базу та ставку роялті для:

• договору, який пропонує декларанту товару (зупиненого митниками) власник торговельної марки (внесеної до митного реєстру);
• визначення суми винагороди власника торговельної марки (внесеної до митного реєстру).30

На шостому етапі дослідження судовий експерт на підставі вищевикладених етапів оціночних процедур:

• проводить арифметичні розрахунки для кожного періоду виплати винагороди в межах дат договору, який пропонує декларанту товару (зупиненого митниками) власник торговельної марки (внесеної до митного реєстру);
• надає висновки в категоричній або ймовірній формі.

За матеріалами сайту "Незалежний АУДИТОР"