Онищенко Л. А., судовий експерт

Із 1 вересня 2012 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу» №432 від 21.05.2012 р.

Треба зазначити, що Державна служба інтелектуальної власності України, починаючи з 1992 року, розкриває офіційну статистику щодо кількості зареєстрованих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (за винятком об’єктів авторського або суміжного права інтелектуальної власності).
Так, станом на 1 серпня 2012 року (з 1992 року) зареєстровано:

• 104117 патентів на винаходи з урахуванням перереєстрованих авторських свідоцтв та 20-річних після коротких;
• 71972 патенти на корисні моделі;
• 23498 патентів на промислові зразки;
• 159444 свідоцтва на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій;
• 12 свідоцтв на топографії ІМС;
• 19 свідоцтв на кваліфіковані зазначення походження товарів;
• 21 свідоцтво на право використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів.

Отже, десятки тисяч об’єктів права інтелектуальної власності можуть стати підставою або підставами для призупинення митного оформлення товарів згідно з:

• заявою особи, якій відповідно до закону належать майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності, що не включений до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, або особи, яка діє від її імені в межах наданих повноважень;
• офіційно отриманою митними органами інформацією про порушення прав інтелектуальної власності від: правоохоронних та контролюючих органів; митних органів України та інших країн; міжнародних організацій, до компетенції яких входять питання захисту прав інтелектуальної власності.

Крім того, підставою для призупинення митного оформлення товарів є факт декларування товару з торговельною маркою, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати.

Згідно з п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» №3689 від 15.12.1993 р. (далі – Закон №3689), об’єктом знака (торговельної марки) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Багатостороння «Угода щодо торгових аспектів прав інтелектуальної власності» від 15.04.1994 р.6 (далі – Угода TRIPS) та Директива Європейського парламенту та Ради «Про зближення законодавства країн-членів у відношенні товарних знаків та знаків обслуговування» від 22.10.2008 р. (далі – Директива ЄС про товарні знаки)7 виходять з того, що власник знака має право вимагати припинення використання будь-якого розрізняльного позначення, застосування якого може порушити його права. 

Так, ст. 16.1 Угоди TRIPS зобов’язує держави-учасниці забезпечити власнику товарного знака право забороняти всім третім особам використовувати без його згоди в процесі торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів чи послуг.

Треба зауважити, що термін «позначення» є узагальню­ючим і застосовується не лише для вказівки на товарні знаки.

Всі позначення, заборонені для використання третіми особами, Директива ЄС про товарні знаки та Угода TRIPS, враховуючи ступінь очевидності ризику змішування між товарним знаком та незаконно використовуваним позначенням, поділяють на дві групи.

До першої групи відносяться тотожні із зареєстрованим знаком позначення, призначені для маркування однорідної продукції (інакше кажучи, тотожні знаки для тотожних товарів). За вказаних обставин виникнення ризику їх змішування в свідомості споживачів є очевидним фактом, який не потребує доведення. Тому ймовірність сплутати певне позначення із зареєстрованим знаком вважається презумпцією, що дозволяє власнику заборонити його незаконне використання, спира­ючись лише на факт тотожності власному товарному знаку.

До другої групи віднесені позначення, використання яких може бути заборонено власником лише за умови доведення останнім ризику змішування зі своїм товарним знаком. Зазначена умова пов’язана з відсутністю повної тотожності між спірними позначеннями та маркованими ними товарами чи послугами.

Так, до другої групи віднесені:

• схожі за товарним знаком позначення, які призначені для маркування тотожних товарів;
• схожі з товарним знаком позначення, які використовуються для схожих товарів;
• тотожні з товарним знаком позначення, які застосовуються до схожих товарів.

Відповідно до ст. 5.3 Директиви ЄС, забороняється наносити чуже позначення на товар чи його упаковку; пропонувати товар або вводити в торговий обіг під чужим знаком або зберігати для зазначених цілей, а також пропонувати чи надавати послуги під таким знаком; здійснювати імпорт чи експорт продукції під чужим знаком; використовувати чуже позначення в діловій документації та рекламі.

Норми захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України містить розділ ХІV Митного кодексу України.

Так, у разі якщо митний орган на підставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки. У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган засобами факсимільного та/або електронного зв’язку повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта – про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

Якщо впродовж перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більш як на 10 робочих днів або на строк, встановлений в ухвалі суду.

У разі відсутності вагомих причин вважати контрафактними товари, призупинені митним органом для митного оформлення, правовласник може звернутися до митного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. У такому разі правовласник не має права вимагати знищення такого товару від його власника.

Згідно з п. 17, п. 46 ст. 4 Митного кодексу України, конт­рафактні товари – це товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності (об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин), ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності.

Процедури призупинення митного оформлення товарів регламентують також норми наказів Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» №648 від 30.05.2012 р. та «Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності» №647 від 30.05.2012 р.

Враховуючи викладене вище, дана стаття є актуальною як для власників майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності та декларантів, так і для судових експертів (з огляду на відсутність атестованої Міністерством юстиції України окремої методики щодо проведення судової експертизи з економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності).

Оскільки «вагомою причиною не вважати контрафактними товари, призупинені митним органом для митного оформлення» може бути ліцензійний або субліцензійний договір між юридичними особами, що передбачає виплату винагороди, читачам пропонуються етапи проведення дослідження судового експерта питання, яким є розмір звичайної ціни винагороди власнику майнових прав на торговельну марку, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати на дату митного оформлення товару?

Проведення дослідження судового експерта з вищезазначеного питання базується на умові, що декларант (товари якого призупинені митним органом для митного оформлення) та власник майнових прав на торговельну марку (наявну в митному реєс­трі) є резидентами України.

Отже, на першому етапі експертного дослідження проводиться співставлення реквізитів документів та термінів «ідентифікаційний код», «місцезнаходження», «назва юридичної особи», «види діяльності за КВЕД», «класи Ніццької класифікації», «пріоритет».

Так, реквізити «місцезнаходження» та «назва юридичної особи», вказані у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, що є власником майнових прав на торговельну марку, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати, має співпадати з реквізитами «місцезнаходження» та «назва юридичної особи», що зазначені у Свідоцтві України власника знака для товарів та послуг8 або у довідці про дію на території України міжнародної реєстрації знака для товарів та послуг.

Співставлення реквізитів документів має також спиратися на публікацію відомостей про видачу свідоцтв України на товарні знаки та знаки обслуговування, починаючи з №1 офіційного бюлетеня «Промислова власність» Державного підприємства «Укрпатент» (далі – офіційний бюлетень) за 1993 рік. Публікація відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг здійснюється на підставі ст. 12 Закону №3689, починаючи з №5 офіційного бюлетеня за 1994 рік (розділ «Публікація відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»). Датою публікації відомостей про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг є дата публікації бюлетеня, яка вказана на його титульній сторінці.

Право власності на знак (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом11. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки12 до Державного підприємства «Укрпатент» і продовжується Державним підприємством «Укрпатент» за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати збору.

До складу публікацій про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг можуть входити наступні відомості (коди ІНІД):

• (100) – номер свідоцтва СРСР;
• (111) – номер реєстрації знака, який є номером свідоцтва;
• (151) – дата реєстрації знака;
• (181) – очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва;
• (200) – номер та дата подання до Держдепартаменту заявки, раніше поданої в Патентне відомство СРСР;
• (210) – номер заявки;
• (220) – дата подання заявки;
• (230) – дані про виставковий пріоритет;
• (300) – дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції;
• (310) – номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
• (320) – дата подання поперед­ньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
• (511) – індекс(и) МКТП та перелік товарів і послуг;
• (526) – вилучення з охорони окремих елементів знака;
• (540) – зображення знака;
• (551) – зазначення того, що знак є колективним;
• (554) – зазначення того, що знак є об’ємним тривимірним;
• (556) – зазначення того, що знак є звуковий;
• (591) – зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються;
• (641) – номер(и) та дата (дати) подання інших заявок, пов’язаних у правовому відношенні;
• (646) – номер(и) та дата (дати) інших реєстрацій знака, пов’язаних у правовому відношенні;
• (732) – ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва.

При публікації відомостей про знаки для товарів і послуг кожний елемент, відповідно до стандарту ВОІВ ST.60, супроводжується кодами ІНІД, які були до грудня 1993 року двохпозиційні, після – трьохпозиційні. В Україні трьохпозиційні коди ІНІД застосовуються, починаючи з офіційного бюлетеня №3 за 1996 рік.

Відомості за кодом ІНІД (591) вимагають сплату збору за публікацію кольорового зображення у разі, якщо зазначені кольори відмінні від чорно-білого зображення. У разі відсутності коду ІНІД (591) знак для товарів і послуг є захищеним та може бути використаним у будь-якому кольорі або у будь-якому поєднанні кольорів, окрім чорно-білого.

Починаючи з №7 (книга 2) за 2003 рік, офіційний бюлетень містить розділ «Інформація про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні», в якому публікується сигнальна інформація за кодами ІНІД: (111), (116) – номер продовженої міжнародної реєстрації, (151), (450) – дата публікації відомостей про міжнародну реєстрацію та номер журналу ВОІВ, (511), (540), (580) – дата внесення відомостей до Міжнародного реєстру.

Також, починаючи з №4 (книга 2) офіційного бюлетеня за 2007 рік, згідно з нормами Наказу Держдепартаменту інтелектуальної власності №148 від 28.12.2006 р., у розділі «Сповіщення» здійснюється публікація змін до відомостей про міжнародну реєстрацію знаків, яким надано охорону в Україні.
Крім того, в офіційному бюлетені №7 за 2005 рік вперше з’явився розділ «Відомості про добре відомі знаки в Україні».

Так, за результатами визнання Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності знака для товарів і послуг як добре відомого знака, що охороняється без реєстрації на підставі міжнародних договорів13, почала здійснюватися публікація відомостей стосовно:

• дати набрання чинності рішен­ня, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні;
• дати, на яку знак став добре відомим в Україні;
• імені або повного найменування власника;
• зображення знака;
• перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні.

Власник навіть не зареєстрованого на території певної країни, але загальновідомого знака в іншій країні, що приєдналась до Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), має право заборонити використання позначення. При цьому достатньо довести факт загальновідомості останнього (ст. 6 bis Паризької конвенції та ст.16.2 Угоди TRIPS) та існування ризику змішування між належним йому знаком та конфліктуючим позначенням.

Тоді як власник звичайного знака може реалізувати право заборони зареєстрованого позначення лише виключно в межах території, що зазначена в заявці на реєстрацію знака для товарів та послуг.

Співставлення документів та реквізитів «види діяльності за КВЕД» має врахувати наступне.

Відповідно до наказу №457 від 11.10.2010 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, з 1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» на заміну ДК 009:2005, який було скасовано з 1 січня 2013 року.
Так, згідно з КВЕД-2010 з’явився новий клас видів економічної діяльності 77.40 «Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами». Цей клас включає роботи з надання прав на використання продуктів інтелектуальної власності та подібних продуктів, за якими виплачується роялті або ліцензійне мито власникові продукту (тобто власникові майна). Лізинг таких продуктів може приймати різні форми, такі як дозвіл на відтворення, використання в наступних процесах та продуктах, управління бізнесом під торговельною маркою на умовах франчайзингу тощо. Власники продуктів інтелектуальної власності можуть виступати їх розробниками або ні.

Клас 77.40 включає:

• лізинг інтелектуальної власності за винятком робіт із захищеними авторськими правами (таких як книги або програмне забезпечення);
• одержання гонорарів або ліцензійного мита за використання:
  • патентованої продукції;
  • торговельних та сервісних марок;
  • назви брендів;
  • розвідування та оцінювання корисних копалин;
  • угод франшизи;
  • діяльність з передачі невиключного права на використання знака для товарів і послуг юридичним особам;
  • діяльність з передачі прав на використання технічних умов з виготовлення продукції юридичним та фізичним особам.

Клас 77.40 не включає:

• придбання прав та видавничих прав;
• виробництво, відтворення та поширення робіт, захищених авторськими правами (книг, програмного забезпечення, кінофільмів).

При проведенні співставлення реквізитів документів судовий експерт має врахувати, що згідно з КВЕД-2005 існував підклас 74.87.0, який включав:

• лізинг нефінансових нематеріальних активів;
• діяльність з передачі невиключного права на використання знака для товарів і послуг юридичним особам, передачі прав на використання технічних умов з виготовлення продукції юридичним та фізичним особам.

Судовий експерт в дослідницькій частині висновку повинен звернути увагу суду на результати проведеного співставлення та факту відсутності реєстрації у правовласника майнових прав інтелектуальної власності (внесених до митного реєстру) за класом 77.40 КВЕД-2010 та/або за класом 74.87.0 КВЕД-2005.

Задоволення позову правовласника майнових прав інтелектуальної власності (внесених до митного реєстру), у якого немає реєстрації за класом 77.40 КВЕД та/або за класом 74.87.0 КВЕД-2005, залишається на розсуд суду.

Співставлення документів та реквізитів «класи Ніццької класифікації»15 має врахувати наступне.

Ніццька класифікація базується на класифікації, складеній 1935 року Об’єднаним міжнародним бюро охорони інтелектуальної власності, попередником ВОІВ. Цю класифікацію, що містить перелік 34 класів і абетковий перелік товарів, затверджено Ніццькою угодою і пізніше допов­нено переліком восьми класів послуг та абетковим переліком цих послуг. Першу редакцію Ніц­цької класифікації видано у 1963 році, другу – у 1971-му, третю – у 1981-му, четверту – у 1983‑му, п’яту – у 1987-му, шосту – у 1992‑му, сьому – у 1996-му, восьму – у 2001-му, дев’яту – у червні 2006-го, десяту – у червні 2011-го.

Назви та повний зміст 45 класів десятої редакції Ніццької класифікації можна переглянути на сайті ДП «Укрпатент».

Обов’язковість процедури співставлення змісту класів у зв’язку зі зміною редакцій для кожного знака пов’язана з наступним.

У зв’язку з контрольними процедурами митного реєстру судовий експерт у дослідницькій частині висновку повинен звернути увагу суду на наявність або відсутність реєстрації знака в класі, зміст якого передбачає послуги «ліцензування інтелектуальної власності» та/або «послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю».

Наприклад, свідоцтво на знак для товарів і послуг України №777999333 було видане під час дії восьмої редакції МКТП та захищало знак при наданні послуги «ліцензування інтелектуальної власності» та/або «послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю». Дев’ята редакція МКТП змінила зміст 42 класу:

При цьому свідоцтво на знак для товарів і послуг України №777999333 не захищало майнові права власника у 45 класі:

Якщо дослідження судового експерта пов’язане з інформацією про знак, зареєстрований відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні, процедура співставлення змісту класів може бути проведена і на підставі Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденська угода18).

Віденська угода набрала чинності 9 серпня 1985 року. Країни-учасниці цієї Угоди (на 1 січня 2007 року): Австрія, Болгарія, Вірменія, Ґвінея, Киргизс­тан, Куба, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Польща, Республіка Молдова, Румунія, Сент-Люсія, Словенія, Тринідад і Тобаґо, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Уруґвай, Франція, Хорватія, Швеція, Ямайка.

Першу редакцію Віденської класифікації було видано у 1973 році, другу – у 1988-му, третю – у 1993-му, четверту – у 1997‑му, п’яту – у 2002-му, шосту – у червні 2007 року (набрала чинності з 01.01.2008 р.) Шоста редакція змінила попередні, і її зміст можна переглянути на сайті ДП «Укрпатент».

Згідно з нормами п. 4.3.14. Інструкції з експертизи об’єктів техніки на патентну чистоту (далі – Інструкція з експертизи)20, у випадку якщо охоронюваний товарний знак зареєс­трований для іншої категорії товарів (іншого класу), необхідно оцінити можливість визнання «подібним товаром» виробу, що перевіряється.

Така оцінка представляє серйозні труднощі, оскільки немає однаковості при підході до цього питання судів різних держав. В одних країнах суди не надають класифікації вирішального значення, в інших (Італія, Франція) суди зазвичай великою мірою зважають на класифікацію патентного відомства.

Отже, задоволення позову правовласника майнових прав інтелектуальної власності (внесених до митного реєстру), у якого немає реєстрації за класом, зміст якого передбачає послуги «ліцензування інтелектуальної власності» та/або «послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю» Ніццької класифікації або аналогічної реєстрації у категорії за Віденською класифікацією, залишається на розсуд суду.

Співставлення документів та реквізитів «пріоритет» має врахувати інформацію щодо дати подання заявки (220), даних про виставковий пріоритет (230), даних щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції (300), дати подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (320).

Крім того, судовий експерт має подати клопотання до суду з приводу відповіді щодо наявності або відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пов’язаних із правом пріоритету та діями правовласника майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (внесену до митного реєстру).

Клопотання судового експерта має базуватися на аналогії права.

Так, наприклад, за змістом постанови Вищого господарського суду України по справі №32/110-07 від 16.12.2008 р. право попереднього користувача на торговельну марку визнано внаслідок її тривалого використання шляхом реалізації в Україні відповідної продукції до дати подання заявки на торговельну марку.

Продовження статті у наступному номері

За матеріалами сайту "Незалежний АУДИТОР"